Tommy Hilfiger – ein sehr teures Label
1. Erschöpfung des Markenrecht gemäß § 24 MarkenG
Mit der Verwendung der dargestellten Wort-Bildmarken auf den Produkten, die nicht von Ihrer Mandantin in den Verkehr gebracht wurden und mit der Nutzung der Marken Ihrer Mandantschaft in den Überschriften der ebay-Angebote soll unsere Mandantschaft die Rechte Ihrer Mandantin aus diesen Marken gem. Art. 9 (2) lit. a) Unionsmarkenverordnung (UMV) verletzen. Sie weisen zurecht darauf hin, dass unsere Mandantschaft für die Behauptung des Verkaufes erschöpfter Originalware beweisbelastet Ist (BGH, GRUR 2004, 156,158 – stüssy II; I ZR 52/10 v. 15.03.2012 – Converse I, Rn. 30; I ZR 137/10 v. 15.03.2012 – Converse II, Rn.29).
BGH, 15.03.2012 – I ZR 52/10
Amtlicher Leitsatz:
„Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von §14 Abs.2 MarkenG und Art.9 Abs.1 Satz2 GMV ist grundsätzlich der Dritte darlegungs- und beweispflichtig. Der Dritte ist deshalb auch regelmäßig dafür darlegungs- und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt.
Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschungen vertrieben, kann den Markeninhaber eine sekundäre Darlegungslast dazu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist. Da die sekundäre Darlegungslast nur im Rahmen des Zumutbaren besteht, braucht der Markeninhaber in diesem Zusammenhang grundsätzlich keine Betriebsgeheimnisse zu offenbaren“.
„Hat ein Markeinhaber seine mit der Marke versehene Ware in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auf den Markt gebracht, kann er die Rechte aus der Marke in Bezug auf diese Ware grundsätzlich nicht mehr geltend machen. Dasselbe gilt, wenn das Inverkehrbringen nicht durch den Markeninhaber selbst, wohl aber mit seiner Zustimmung erfolgt, beispielsweise durch einen Lizenznehmer. In diesen Fällen sind die Rechte an der Marke „erschöpft“.
In der Praxis wirft die Erschöpfung oft schwierige Beweisfragen auf. Nicht selten können – oder wollen – weder der Markeninhaber noch der von ihm belangte Händler den genauen Vertriebsweg der strittigen Ware aufklären. Die deutschen Gerichte sehen die Beweislast allerdings grundsätzlich beim Händler. Jedoch kann die EU-rechtlich gewährte Warenverkehrsfreiheit (Artt. 34, 36 AEUV) Ausnahmen von dieser Regel erfordern, und zwar nach dem Europäischen Gerichtshof dann, wenn es die allgemeine Beweislastregel dem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 – C-244/00 – Van Doren + Q).
Diese Ausnahme von der allgemeinen Beweislastregel ist nach dem BGH-Urteil „CONVERSE I“ eng zu verstehen (Urt. v. 15.2.2012 – I ZR 52/10). Im Streitfall vertrieb der US-amerikanische Markeninhaber seine Freizeitschuhe in Europa länderweise über Generalimporteure, von denen jedenfalls einige nicht am Vertrieb an Zwischenhändler in anderen Staaten gehindert waren. Allerdings hatte einer der Generalimporteure öffentlich bekundet, man würde sich gegen „Preisverhau“ zur Wehr setzen. Der BGH erkannte dies zwar als Beleg dafür an, dass der Generalimporteur gegen besonders niedrige Preise seiner Vertragshändler vorgeht. Jedoch genüge das nicht für eine Beweislastumkehr, da nicht erkennbar sei, dass Preisunterschiede innerhalb der EU abgesichert werden sollen. Demnach soll das Hinwirken auf ein gleichmäßig hohes Preisniveau augenscheinlich noch keine Beweislastumkehr rechtfertigen.
Im am gleichen Tag vom BGH entschiedenen Fall „CONVERSE II“ (I ZR 137/10) ging es um Originalschuhe, die von einem ehemaligen, in der EU ansässigen Lizenznehmer des Markeninhabers stammten. Strittig war, ob dieser Lizenznehmer die Waren, die er einige Monate nach Beendigung des Lizenzvertrags weiterverkauft hatte, noch unter dem Vertrag und vom Markeninhaber selbst bezogen hatte. Bei dieser Konstellation sah der BGH kein Bedürfnis für eine Beweislastumkehr: Da der Markeninhaber auf einen aus seinem Vertriebssystem ausgeschiedenen Lizenznehmer keinen Druck mehr ausüben kann, bestehe auch keine Gefahr der Marktabschottung. Das Beweisangebot des Beklagten litt unter formellen Mängeln, so dass der Beweis nicht erhoben und der beweisfällige Beklagte verurteilt wurde.
Dass der BGH die vom EuGH geforderte Beweislastumkehr engherzig handhabt, ist nachvollziehbar. Denn der Markeninhaber hat im Gegensatz zum von ihm in Anspruch genommenen Händler regelmäßig keinen Zugang zu Informationen aus der Lieferkette der strittigen Waren, mit denen sich die Frage der Erschöpfung klären ließe. Dennoch weckt die Schlussfolgerung im Fall „CONVERSE II“ Zweifel. Denn dass der Beklagte dort nicht beweisen konnte, dass besagter Lizenznehmer die Schuhe direkt vom Markeninhaber bezogen hatte, zwang nicht zu dem Schluss fehlender Erschöpfung. Denn es bliebe ja immer noch die Möglichkeit offen, dass der Lizenznehmer von einem anderen EU-Vertragspartner des Markeninhabers beliefert worden war. Der BGH hat diese Möglichkeit wohl deshalb außer Betracht gelassen, weil auch im Beklagtenvortrag nichts dafür sprach. Das zeigt allerdings, dass die Beweislastverteilung bei der Erschöpfungsfrage eine knifflige Einzelfallfrage ist“ (Quelle: Pressemitteilung BGH 37/2012).
Falls unsere Mandantschaft die Ware von einem lizenzierten Vertragshändler erworben hat, würde bereits eine Beweislastumkehr hinsichtlich der Erschöpfung des Markenrechtes Ihrer
Mandantschaft dergestalt anzunehmen sein, dass Ihre Mandantschaft nunmehr darlegungs- und beweispflichtig ist, dass das Markenrecht noch nicht an dieser Ware erschöpft ist.
Man kann sich nur bei einer unternehmensbezogenen Nutzung von Marken nicht auf Erschöpfung (Art. 15 UMV) berufen nicht aber bei der produktbezogenen Nutzung der Marke zur Beschreibung von Beschaffenheit, Bestimmung oder Herkunft.
Die unternehmensbezogene Benutzung von Marken und des Logos – sind stets unzulässig, Art. 115 Abs. 2 UMV (BGH BeckRS 2018, 33320, Rn. 33 – keine-vorwerk-vertretung; BGH GRUR 2019, 76 beauty for less, Rn. 14 mwN; BGH GRUR 2007, 784 Rn. 21 – AIDOL; Ströbele/Hacker/Thiering, aa0, § 24 Rn. 66). Vom Ankündigungsrecht iSd Art. 15 UMV ist es nicht gedeckt, wenn sich die Markenbenutzungen nicht auf Originalprodukte beziehen (BGH GRUR 2019, 76 – beauty for less, Rn. 14 mwN; BGH BeckRS 2018, 33320, Rn. 33 – keine-vorwerk-vertretung). Abmahnung Markenrecht
Es liegt dann eine Rufausbeutung vor (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Dieser Tatbestand der berechtigten Gründe iSd § 24 Abs. 2 MarkenG wird auch beim Schutz der bekannten Marke berücksichtigt
(BGH BeckRS 2018, 33320, Rn. 33 – keine-vorwerk-vertretung; BGH GRUR 2006, 329 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
