Tommy Hilfiger – Der Renner
I. Der Vorwurf / Sachverhalt
Sie werfen in der vorliegenden Angelegenheit unserer Mandantschaft sinngemäß vor:
Sie wären jüngst darauf aufmerksam gemacht worden, dass unsere Mandantschaft Bekleidungsstücke über die Internetplatform eBay in Verkehr gebracht haben, die das Kennzeichen „TOMMY HILFIGER“ tragen.
Sie hätten einen V-Neck Pullover durch Testkauf erworben und exemplarisch überprüft. Dabei wurden anhand einer Vielzahl von Merkmalen festgestellt, dass es sich bei der von unsere Mandantschaft angebotenen Ware um Fälschung handeln würde. So entsprächen angeblich die Verpackung und der angegebene QR-Code nicht denen des Originals.
Dadurch würde unsere Mandantschaft die Markenrechte Ihrer Mandantin in mehrfacher Hinsicht verletzen:
Mit dem „Tommy Hilfiger-Logo“ auf der Ware würde unsere Mandantschaft die Rechte Ihrer Mandantin aus dieser Marke gem. Art. 9 (2) lit. a) UMV verletzen.
Daneben erfüllt der Vertrieb solcher Produkte tatsächlich den Tatbestand einer unlauteren Rufausbeutung i.S.d. Art. 9 (2) lit. c) UMV. Mit dem Angebot und dem Verkauf der mit den Marken Ihrer Mandantin versehenen bzw. beworbenen Waren würde unsere Mandantschaft tatsächlich das besondere Image und die hohe Wertschätzung der Marke Ihrer Mandantin in unlauterer Weise ausnutzen.
Sie weisen jetzt darauf hin, dass unsere Mandantschaft für die Behauptung des Verkaufes erschöpfter Originalware beweisbelastet ist (BGH, GRUR 2004, 156, 156 – stüssy II; I ZR 52/10 v. 15.03.2012 – Converse I, Rn. 30; I ZR 137/10 v. 15.03.2012 – Converse II, Rn. 29).
BGH, 15.03.2012 – I ZR 52/10
Der BGH sagt zwar:
Amtlicher Leitsatz:
„Für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von §14 Abs.2 MarkenG und Art.9 Abs.1 Satz2 GMV ist grundsätzlich der Dritte darlegungs- und beweispflichtig. Der Dritte ist deshalb auch regelmäßig dafür darlegungs- und beweispflichtig, dass er keine Produktfälschungen vertreibt.“
„Behauptet der Markeninhaber im Prozess, der Dritte habe Produktfälschungen vertrieben, kann den Markeninhaber aber eine sekundäre Darlegungslast dazu treffen, anhand welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist.“
Der BGH sagt aber auch:
„Hat ein Markeinhaber seine mit der Marke versehene Ware in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auf den Markt gebracht, kann er die Rechte aus der Marke in Bezug auf diese Ware grundsätzlich nicht mehr geltend machen. Dasselbe gilt, wenn das Inverkehrbringen nicht durch den Markeninhaber selbst, wohl aber mit seiner Zustimmung erfolgt, beispielsweise durch einen Lizenznehmer. In diesen Fällen sind die Rechte an der Marke „erschöpft“.
- Es kann eine angemessene Lizenzgebühr verlangt werden (Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).
Im Markenrecht ist der häufigste Fall der der Gewinnabschöpfung.
Allerdings ist hier nicht einfach der erzielte Gewinn herauszugeben, da der Verletzer auch Kosten mit dem Vertrieb der abgemahnten Ware hatte.
Welche kosten sind als im Rahmen des Schadensersatzes im Markenrecht vom Gewinn in Abzug zu bringen?
Hierzu im Nachfolgenden der BGH: Verletzergewinn und Abzüge BGH
BGH, Urteil vom 02.11.2000, Az.I ZR 246/98
§ 14 a Abs. 1 Satz 2 GeschmMG
„Der BGH hat in dieser Grundsatzentscheidung ausgeführt, unter welchen Umständen der Verletzer – etwa eines fremden Geschmacksmusters – Schadensersatz für die nachgeahmten Produkte zu leisten hat. Die Entscheidung ist freilich auch auf andere Fälle, etwa aus dem Markenrecht, übertragbar. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass Gemeinkosten (z.B. Personalkosten) nur dann abgezogen werden dürfen, wenn sie der Produktion der schutzrechtsverletzenden Gegenstände ausschließlich und direkt zugerechnet werden können. Konkret bedeutet dies, dass Personalkosten, die dadurch entstanden sind, dass das Verletzerprodukt und weitere Produkte versandfertig gemacht wurden, den Gewinn nicht reduzieren. Wird allerdings allein für die Herstellung des Verletzerprodukts eigens eine Firma gegründet und hierfür allein Personal angestellt, sind Abzüge möglich. vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.
Der BGH begründet dies so:
Es wird dabei, um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, fingiert, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch die Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte (vgl. dazu auch BGHZ 57, 116, 118 f. – Wandsteckdose II; 60, 168, 173 – Modeneuheit; 68, 90, 94 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 1995, 349, 351 – Objektive Schadensberechnung). Abmahnung Markenrecht
Nach Sinn und Zweck des Anspruchs auf Herausgabe des Verletzergewinns ist es grundsätzlich gerechtfertigt, bei der Ermittlung des Verletzergewinns von den erzielten Erlösen nur die variablen (d.h. vom Beschäftigungsgrad abhängigen) Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der schutzrechtsverletzenden Gegenstände abzuziehen, nicht auch Fixkosten, d.h. solche Kosten, die von der jeweiligen Beschäftigung unabhängig sind (z.B. Mieten, zeitabhängige Abschreibungen für Anlagevermögen; vgl. Lehmann, BB 1988, 1680, 1683 ff.; Möhring/Nicolini, Urheberrechtsgesetz, § 97 Anm. 11b; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 34 Rdn. 33; Körner in Festschrift für Steindorff, 1990, S. 877, 886 f.; a.A. OLG KölnGRUR 1983, 752, 753; Schricker/Wild, Urheberrecht, 2. Aufl., § 97UrhG Rdn. 67; Eichmann/v. Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 2. Aufl., § 14 a Rdn. 15).“ vgl. IT-Recht, Artikel vom 30.01.2009, ebenda.
